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Cumplimiento

Protección de marca y falsificaciones: marcas registradas y aduanas

Para combatir eficazmente las falsificaciones se necesitan dos cosas: un derecho registrado (normalmente una marca) en los países donde se vende o se fabrica, y una solicitud activa ante la aduana que permita a los agentes retener mercancía sospechosa en la frontera de la UE. En la UE, el marco es el Reglamento (UE) n.º 608/2013, y las solicitudes se presentan por vía electrónica a través del Portal de Observancia de la PI (IP Enforcement Portal) gestionado por la EUIPO. A continuación se explica cómo ponerlo en marcha paso a paso.

Por Hiram Trade Editorial Desk

Publicado

6 min de lectura

Paso 1: registrar la marca donde opera

Las marcas son territoriales. Un registro polaco no protege su marca en Alemania ni en Filipinas. Hay tres vías principales:

VíaCoberturaDónde presentar
Marca nacionalUn paísOficina nacional, p. ej. la Oficina de Patentes de Polonia o el IPOPHL en Filipinas
Marca de la UE (EUTM)Todos los Estados miembros con una solicitudEUIPO
Registro internacional (sistema de Madrid)Miembros de Madrid seleccionadosA través de una oficina nacional o de la EUIPO ante la OMPI

El sistema de Madrid, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tiene 117 miembros que abarcan 133 países según la OMPI. La Unión Europea se adhirió al Protocolo de Madrid en 2004, por lo que una solicitud internacional puede designar a la UE en su conjunto. Filipinas aplica el Protocolo desde el 25 de julio de 2012.

Dos puntos que conviene tener presentes:

  • dependencia de la marca de base: durante cinco años desde la fecha del registro internacional, este depende de la solicitud o del registro de base; si la marca de base cae, cae también el registro internacional (con la opción de transformarlo en solicitudes nacionales),
  • orden de presentación: en muchos países el derecho corresponde a quien presenta primero. Presente en el país del fabricante y en los mercados de venta clave antes de empezar a producir o vender allí.

Paso 2: proteger la marca en los contratos de fabricación

Si externaliza la producción en el extranjero, el contrato debe establecer:

  • que la marca, los diseños y los moldes le pertenecen,
  • la prohibición de producir por encima del pedido y de vender los excedentes con su marca,
  • la obligación de destruir o retirar la marca de los lotes defectuosos,
  • el derecho a auditar y a la inspección previa al embarque.

Esto importa porque el Reglamento 608/2013 no cubre las mercancías fabricadas con el consentimiento del titular del derecho pero vendidas fuera de las condiciones acordadas (excedentes de producción), ni las importaciones paralelas. Esos casos se resuelven mediante acciones civiles y contractuales.

Paso 3: presentar una solicitud de intervención (AFA)

Una solicitud de intervención informa a la aduana de que usted es titular del derecho, de cómo es el producto genuino y de cómo reconocer una falsificación.

Reglas clave:

  • quién puede presentarla: el titular del derecho, su representante o una persona autorizada a utilizar el derecho (como un licenciatario exclusivo),
  • tipo: nacional (un Estado miembro) o de la Unión (presentada en un Estado miembro y aplicable en los demás Estados miembros indicados); una solicitud de la Unión requiere un derecho con efecto en toda la UE, como una EUTM,
  • formato: desde el 3 de octubre de 2024, las solicitudes deben presentarse por vía electrónica a través del IP Enforcement Portal (IPEP) de la EUIPO o de los portales nacionales de Alemania y España,
  • tasa: según la EUIPO, presentar una AFA es gratuito,
  • validez: la aduana fija un período de intervención que no excede de un año desde el día siguiente a la adopción de la decisión; puede prorrogarse,
  • en Polonia, las solicitudes las tramita el Director de la Cámara de la Administración Tributaria de Varsovia.

La calidad de la solicitud determina su efecto. Incluya fotos de los productos y envases genuinos, rasgos distintivos (hologramas, números de serie, costuras, etiquetas), rutas y puertos conocidos, fabricantes, importadores y distribuidores autorizados, y una persona de contacto que pueda responder rápidamente a la aduana. Actualice la solicitud cuando cambien los envases o los proveedores.

Qué ocurre cuando la aduana retiene la mercancía

  1. Suspensión o retención. La aduana suspende el levante de las mercancías sospechosas de infracción, o las retiene, y notifica la decisión al titular y al declarante o titular de las mercancías.
  2. Verificación. El titular de la decisión puede recibir muestras o imágenes y evalúa si las mercancías son falsificadas.
  3. Destrucción sin procedimiento judicial. Las mercancías pueden destruirse bajo control aduanero sin determinar si hubo infracción, si el titular de la decisión confirma la sospecha y accede a la destrucción, y el declarante o titular de las mercancías está de acuerdo o no se opone a tiempo. El plazo es de 10 días hábiles, o de 3 días hábiles para mercancías perecederas; el silencio del declarante puede considerarse consentimiento.
  4. Oposición y acción judicial. Si el declarante se opone, el titular de la decisión debe iniciar un procedimiento para determinar la infracción dentro de ese plazo; de lo contrario, las mercancías se despachan. El plazo para iniciar el procedimiento puede prorrogarse hasta 10 días hábiles más.
  5. Envíos pequeños. Los envíos postales o urgentes de tres unidades o menos, o con un peso bruto inferior a 2 kg, pueden seguir un procedimiento de destrucción aparte si el titular de la decisión lo solicitó en la solicitud.

Se puede exigir al titular de la decisión que reembolse los costes de almacenamiento y destrucción. Antes de presentar la solicitud, fije un presupuesto y designe a la persona responsable de responder con rapidez.

Si es importador y no el titular de la marca

Un importador que compra productos de marca a un intermediario corre el riesgo de que se retenga el envío y de una disputa con el titular de la marca. Antes de comprar:

Lista de comprobación

  • Marca registrada en la UE y en los mercados clave de fabricación y venta.
  • El contrato de fabricación cubre la titularidad de la marca, los excedentes y los lotes defectuosos.
  • AFA presentada a través del IPEP con fotos y rasgos actuales de las mercancías genuinas.
  • Persona de contacto y presupuesto para gestionar las retenciones.
  • Un procedimiento de respuesta que funcione en 10 días hábiles.

Hiram no verifica documentos ni derechos de marca; el perfil de una empresa muestra el resultado de las comprobaciones en registros (VIES y, para las empresas polacas, también la lista blanca del IVA y el KRS) y del cribado de sanciones. Corresponde a usted evaluar si una contraparte puede vender una marca determinada. Puede buscar contrapartes en el mercado de Hiram.

Este artículo es informativo. Para casos de infracción, consulte a un agente de marcas o a un abogado.

Fuentes

Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni aduanero. Las normas y los tipos cambian: consulte las fuentes oficiales vigentes o a un asesor antes de decidir.

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