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Conformité

Protection de la marque et contrefaçons : marques et douane

Pour lutter efficacement contre les contrefaçons, il faut deux choses : un droit enregistré (en général une marque) dans les pays où vous vendez ou fabriquez, et une demande d'intervention active auprès de la douane qui permet aux agents de retenir les marchandises suspectes à la frontière de l'UE. Dans l'UE, le cadre est le règlement (UE) n° 608/2013, et les demandes sont déposées par voie électronique via le portail IP Enforcement Portal géré par l'EUIPO. Voici comment la mettre en place étape par étape.

Par Hiram Trade Editorial Desk

Publié le

6 min de lecture

Étape 1 : enregistrer la marque là où vous opérez

Les marques sont territoriales. Un enregistrement polonais ne protège pas votre marque en Allemagne ni aux Philippines. Il existe trois voies principales :

VoieCouvertureOù déposer
Marque nationaleUn paysOffice national, par exemple l'Office polonais des brevets ou l'IPOPHL aux Philippines
Marque de l'Union européenne (EUTM)Tous les États membres de l'UE par un seul dépôtEUIPO
Enregistrement international (système de Madrid)Membres de Madrid sélectionnésPar un office national ou l'EUIPO auprès de l'OMPI

Le système de Madrid, administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), compte 117 membres couvrant 133 pays selon l'OMPI. L'Union européenne a adhéré au Protocole de Madrid en 2004, de sorte qu'une demande internationale peut désigner l'UE dans son ensemble. Les Philippines appliquent le Protocole depuis le 25 juillet 2012.

Deux points à garder à l'esprit :

  • dépendance à l'égard de la marque de base : pendant cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci dépend de la demande ou de l'enregistrement de base ; si la marque de base tombe, l'enregistrement international tombe aussi (avec la possibilité de le transformer en demandes nationales),
  • ordre de dépôt : dans de nombreux pays, le droit revient à celui qui dépose en premier. Déposez dans le pays du fabricant et sur les principaux marchés de vente avant de commencer à y produire ou à y vendre.

Étape 2 : protéger la marque dans les contrats de fabrication

Si vous sous-traitez la production à l'étranger, le contrat doit prévoir :

  • que la marque, les dessins et modèles et les moules vous appartiennent,
  • l'interdiction de produire au-delà de la commande et de vendre les surplus sous votre marque,
  • l'obligation de détruire ou de démarquer les lots défectueux,
  • un droit d'audit et d'inspection avant expédition.

C'est important car le règlement 608/2013 ne couvre pas les marchandises fabriquées avec le consentement du titulaire du droit mais vendues hors des conditions convenues (surplus de production), ni les importations parallèles. Ces cas relèvent de recours civils et contractuels.

Étape 3 : déposer une demande d'intervention (AFA)

Une demande d'intervention informe la douane que vous détenez le droit, à quoi ressemble le produit authentique et comment reconnaître une contrefaçon.

Règles clés :

  • qui peut déposer : le titulaire du droit, son représentant ou une personne autorisée à utiliser le droit (comme un licencié exclusif),
  • type : nationale (un État membre) ou de l'Union (déposée dans un État membre et applicable dans les autres États membres indiqués) ; une demande de l'Union exige un droit ayant un effet dans toute l'UE, tel qu'une EUTM,
  • format : depuis le 3 octobre 2024, les demandes doivent être déposées par voie électronique via l'IP Enforcement Portal (IPEP) de l'EUIPO ou les portails nationaux de l'Allemagne et de l'Espagne,
  • frais : selon l'EUIPO, le dépôt d'une AFA est gratuit,
  • validité : la douane fixe une période d'intervention ne dépassant pas un an à compter du lendemain de l'adoption de la décision ; elle peut être prolongée,
  • en Pologne, les demandes sont traitées par le directeur de la Chambre de l'administration fiscale de Varsovie.

La qualité de la demande détermine son effet. Incluez des photos des produits et emballages authentiques, les caractéristiques distinctives (hologrammes, numéros de série, coutures, étiquettes), les itinéraires et ports connus, les fabricants, importateurs et distributeurs autorisés, ainsi qu'une personne de contact capable de répondre rapidement à la douane. Mettez la demande à jour lorsque les emballages ou les fournisseurs changent.

Ce qui se passe lorsque la douane retient des marchandises

  1. Suspension ou retenue. La douane suspend la mainlevée des marchandises soupçonnées de contrefaçon, ou les retient, et notifie la décision au titulaire ainsi qu'au déclarant ou au détenteur des marchandises.
  2. Vérification. Le titulaire de la décision peut recevoir des échantillons ou des images et apprécie si les marchandises sont contrefaites.
  3. Destruction sans procédure judiciaire. Les marchandises peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu'il soit déterminé s'il y a eu infraction, si le titulaire de la décision confirme le soupçon et accepte la destruction, et que le déclarant ou le détenteur des marchandises y consent ou ne s'y oppose pas à temps. Le délai est de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables pour les marchandises périssables ; le silence du déclarant peut être considéré comme un consentement.
  4. Opposition et action en justice. Si le déclarant s'oppose, le titulaire de la décision doit engager une procédure pour faire constater la contrefaçon dans ce délai, faute de quoi les marchandises sont libérées. Le délai pour engager la procédure peut être prolongé de 10 jours ouvrables supplémentaires au plus.
  5. Petits envois. Les envois postaux ou express de trois unités au plus, ou d'un poids brut inférieur à 2 kg, peuvent relever d'une procédure de destruction distincte si le titulaire de la décision l'a demandé dans la demande.

Le titulaire de la décision peut être tenu de rembourser les frais de stockage et de destruction. Avant de déposer, fixez un budget et désignez la personne chargée de répondre rapidement.

Si vous êtes importateur et non titulaire de la marque

Un importateur qui achète des marchandises de marque auprès d'un intermédiaire risque la retenue de l'envoi et un litige avec le titulaire de la marque. Avant d'acheter :

Liste de contrôle

  • Marque enregistrée dans l'UE et sur les principaux marchés de fabrication et de vente.
  • Le contrat de fabrication couvre la propriété de la marque, les surplus et les lots défectueux.
  • AFA déposée via l'IPEP avec des photos et caractéristiques à jour des marchandises authentiques.
  • Personne de contact et budget pour le traitement des retenues.
  • Une procédure de réponse qui fonctionne dans un délai de 10 jours ouvrables.

Hiram ne vérifie ni les documents ni les droits de marque ; un profil d'entreprise indique le résultat des contrôles dans les registres (VIES et, pour les sociétés polonaises, également la liste blanche de la TVA et le KRS) et le filtrage des sanctions. Il vous appartient d'apprécier si une contrepartie peut vendre une marque donnée. Vous pouvez rechercher des contreparties sur le marché Hiram.

Cet article est fourni à titre d'information. Pour les litiges en contrefaçon, consultez un conseil en propriété industrielle ou un avocat.

Sources

Cet article est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou douanier. Les règles et les taux évoluent : consultez les sources officielles en vigueur ou un conseiller avant de décider.

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