Ochrona marki przed podróbkami: znak towarowy i wniosek celny

Krok 1: zarejestruj znak tam, gdzie działasz

Znak towarowy jest chroniony terytorialnie. Rejestracja w Polsce nie chroni marki w Niemczech ani na Filipinach. Masz trzy główne drogi:

System madrycki, administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), obejmuje według WIPO 117 członków i 133 kraje. Unia Europejska przystąpiła do Protokołu madryckiego w 2004 r., więc w zgłoszeniu międzynarodowym można wyznaczyć UE jako całość. Filipiny stosują Protokół od 25 lipca 2012 r.

Dwie rzeczy, o których warto pamiętać:

• zależność od znaku bazowego: przez pięć lat od daty rejestracji międzynarodowej jej los zależy od zgłoszenia lub rejestracji podstawowej; jeśli znak bazowy upadnie, upada rejestracja międzynarodowa (z możliwością przekształcenia w zgłoszenia krajowe),
• kolejność zgłoszeń: w wielu krajach prawo do znaku uzyskuje ten, kto pierwszy go zgłosi. Zgłoś znak w kraju producenta i na kluczowych rynkach zbytu, zanim zaczniesz tam produkować lub sprzedawać.

Krok 2: zabezpiecz markę w umowach z producentem

Jeśli zlecasz produkcję za granicą, umowa powinna określać:

• że znak, projekty i formy należą do Ciebie,
• zakaz produkcji ponad zamówienie i sprzedaży nadwyżek pod Twoją marką,
• obowiązek zniszczenia wadliwych partii z oznaczeniem marki lub ich usunięcia,
• prawo do audytu i inspekcji przed wysyłką.

To ważne, bo rozporządzenie 608/2013 nie obejmuje towarów wyprodukowanych za zgodą uprawnionego, ale sprzedanych poza ustalonymi warunkami (tzw. nadprodukcja), ani importu równoległego. Takie przypadki rozwiązuje się na drodze cywilnej i umownej.

Krok 3: złóż wniosek o podjęcie działań (AFA)

Wniosek o podjęcie działań przez organy celne (application for action, AFA) informuje służbę celną, że masz prawo do danego znaku, jak wygląda oryginał i jak rozpoznać podróbkę.

Najważniejsze zasady:

• kto składa: posiadacz prawa, jego przedstawiciel lub osoba uprawniona do korzystania z prawa (np. licencjobiorca wyłączny),
• rodzaj wniosku: krajowy (jedno państwo) albo unijny (składany w jednym państwie, obowiązujący w innych wskazanych państwach UE); wniosek unijny wymaga prawa obowiązującego w całej UE, np. znaku EUTM,
• forma: od 3 października 2024 r. wnioski składa się obowiązkowo elektronicznie, przez IP Enforcement Portal (IPEP) EUIPO lub portale krajowe Niemiec i Hiszpanii,
• opłata: według EUIPO złożenie wniosku jest bezpłatne,
• ważność: organ określa okres działań, nie dłuższy niż rok od dnia następującego po dniu przyjęcia decyzji; można go przedłużać,
• w Polsce wnioski rozpatruje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Jakość wniosku decyduje o skuteczności. Dołącz zdjęcia oryginałów i opakowań, cechy odróżniające (hologramy, numery seryjne, sposób szycia, etykiety), znane trasy i porty, autoryzowanych producentów, importerów i dystrybutorów, a także dane kontaktowe osoby, która szybko odpowie celnikom. Aktualizuj wniosek, gdy zmieniasz opakowania lub dostawców.

Co się dzieje, gdy celnicy zatrzymają towar

1. Zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie. Organ celny wstrzymuje towar podejrzany o naruszenie i powiadamia posiadacza decyzji oraz zgłaszającego lub posiadacza towaru.
2. Weryfikacja. Posiadacz decyzji może otrzymać próbki lub zdjęcia i ocenia, czy to podróbka.
3. Zniszczenie w procedurze uproszczonej. Towar może zostać zniszczony pod dozorem celnym bez rozstrzygania, czy doszło do naruszenia, jeśli posiadacz decyzji potwierdzi podejrzenie i zgodę na zniszczenie, a zgłaszający lub posiadacz towaru zgodzi się na zniszczenie albo nie sprzeciwi się mu w terminie. Termin wynosi 10 dni roboczych, a dla towarów łatwo psujących się 3 dni robocze; brak odpowiedzi zgłaszającego może zostać uznany za zgodę.
4. Sprzeciw i postępowanie sądowe. Jeśli zgłaszający się sprzeciwi, posiadacz decyzji musi w tym terminie wszcząć postępowanie w celu ustalenia naruszenia; w przeciwnym razie towar zostanie zwolniony. Termin na wszczęcie postępowania można przedłużyć maksymalnie o kolejne 10 dni roboczych.
5. Małe przesyłki. Dla przesyłek pocztowych i kurierskich zawierających nie więcej niż trzy sztuki lub o wadze brutto poniżej 2 kg istnieje odrębna procedura zniszczenia, jeśli posiadacz decyzji wnioskował o jej stosowanie.

Posiadacz decyzji może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów przechowywania i zniszczenia towaru. Zanim złożysz wniosek, ustal w firmie budżet i osobę odpowiedzialną za szybkie odpowiedzi.

Gdy jesteś importerem, a nie właścicielem marki

Importer kupujący markowy towar od pośrednika ryzykuje zatrzymanie przesyłki i spór z właścicielem marki. Przed zakupem:

• sprawdź, czy sprzedawca jest autoryzowanym dystrybutorem (zapytaj właściciela marki),
• porównaj cenę z rynkiem; cena wyraźnie niższa to sygnał ostrzegawczy,
• żądaj dokumentów pochodzenia towaru i faktur łańcucha dostaw,
• zweryfikuj firmę; zob. weryfikacja kontrahenta i sygnały oszustw.

Lista kontrolna

• Znak zarejestrowany w UE i na kluczowych rynkach produkcji i zbytu.
• Umowa z producentem reguluje własność znaku, nadprodukcję i wadliwe partie.
• Wniosek AFA złożony przez IPEP, z aktualnymi zdjęciami i cechami oryginału.
• Osoba kontaktowa i budżet na obsługę zatrzymań.
• Procedura reakcji w terminie 10 dni roboczych.

Hiram nie weryfikuje dokumentów ani praw do znaków towarowych; profil firmy pokazuje wynik sprawdzenia w rejestrach (VIES, a dla firm polskich także biała lista VAT i KRS) oraz przesiewu sankcyjnego. Ocenę, czy kontrahent ma prawo sprzedawać daną markę, musisz przeprowadzić sam. Kontrahentów możesz szukać na rynku Hiram.

Tekst ma charakter informacyjny. W sprawach naruszeń skonsultuj się z rzecznikiem patentowym lub prawnikiem.

Źródła

• EUR-Lex, Rozporządzenie (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj (otwiera się w nowej karcie)
• Komisja Europejska, Defend your rights (ochrona celna IPR): https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/prohibitions-restrictions/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en (otwiera się w nowej karcie)
• Komisja Europejska, Mandatory use of electronic Applications for Action (eAFAs): https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/intellectual-property-rights-ipr-mandatory-use-electronic-applications-action-eafas-2024-09-13_en (otwiera się w nowej karcie)
• EUIPO, Application for action (eAFA) FAQ: https://www.euipo.europa.eu/en/help-centre/websites/faq-application-for-action-eafa (otwiera się w nowej karcie)
• EUIPO, IP Enforcement Portal: https://www.euipo.europa.eu/en/enforce-ip/ip-enforcement-portal (otwiera się w nowej karcie)
• podatki.gov.pl, Ochrona praw własności intelektualnej: https://www.podatki.gov.pl/informacje-o-cle/podstawowe-informacje-o-cle/ograniczenia-przywozu-i-wywozu-towarow/ochrona-praw-wlasnosci-intelektualnej/ (otwiera się w nowej karcie)
• WIPO, Madrid System Members: https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/members/index (otwiera się w nowej karcie)
• WIPO, Guide to the Madrid System: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-455-2024-en-guide-to-the-madrid-system-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf (otwiera się w nowej karcie)
• EUIPO, FAQ: EUTM - International registration: https://www.euipo.europa.eu/en/help-centre/tm/faq-international-registration (otwiera się w nowej karcie)